as questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos
produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não envolverem registro
no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, são de competência da Justiça
estadual.

A atuação do INPI, ao examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou
registro, não se limita a aspectos formais. Pode e deve a autarquia avaliar o conteúdo das
cláusulas firmadas, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação

Possibilidade de analisar o mérito de contratos
de transferência de tecnologia: STJ. 2ª Turma. REsp 1200528-RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
julgado em 16/2/2017 (Info 599).

Contrato de show-how “O contrato de show-how representa a prestação de serviço de assistência técnica e
científica para a obtenção de estudos, projetos ou mesmo a execução ou prestação do serviço técnico a ser
executado. Como se pode perceber, há uma variedade muito grande, mesmo diante de uma especialidade
contratual. O sentido desse contrato traduz-se por possibilitar a uma das partes acesso a estudos de viabilidade
técnica, gerencial e econômica, por meio de projetos e planejamentos”.

A atuação do INPI, ao
examinar os contratos que lhe são submetidos para averbação ou registro, pode e deve avaliar as condições
na qual os mesmos se firmaram, em virtude da missão que lhe foi confiada por sua lei de criação, a Lei nº
5.648, de 11/12/1970. A meta fixada para o INPI é, em última análise, a de dar efetivação às normas de
propriedade industrial, mas sem perder de vista a função social, econômica, jurídica e técnica das mesmas e
considerando sempre o desejável desenvolvimento econômico do país. 2. A Lei nº 9.279/1996 somente
retirou do INPI, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, o juízo de conveniência e
oportunidade da contratação, ou seja, o poder de definir quais as tecnologias seriam as mais adequadas ao
desenvolvimento econômico do País. Esse juízo, agora, é unicamente das partes contratantes. Persiste,
todavia, o poder de reprimir cláusulas abusivas, especialmente as que envolvam pagamentos em moedas
estrangeiras, ante a necessidade de remessa de valores ao exterior, funcionando, nesse aspecto, no mínimo
como agente delegado da autoridade fiscal.

Com o advento da Lei nº 8383/91, passou-se a admitir as
remessas entre empresas subsidiária e matriz no exterior, com as conseqüentes deduções, desde que
observados os limites percentuais na Portaria 436/58 do Ministério da Fazenda, em seu item I, que trata dos
royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, despesas de assistência técnica,
científica, administrativa ou semelhante (mínimo de 1% e máximo de 5%). Ocorre que a mesma Portaria, em
seu item II, atinente aos royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio, ou nome comercial, em qualquer
tipo de produção ou atividade, dispõe um percentual de remessa de 1%, quando o uso da marca ou nome não
seja decorrente da utilização de patente, processo ou fórmula e fabricação. Em outras palavras, a legislação
veda a imposição de onerosidade simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos
de transferência de tecnologia.
A Lei nº 9.279/1996, ao revogar o parágrafo único do art. 2º da Lei n. 5.648/70, somente
retirou do INPI o juízo de conveniência e oportunidade da contratação, mas não o poder de
reprimir cláusulas abusivas

a legislação em vigor veda a imposição de onerosidade
simultânea na celebração de contratos de licença de marcas e de contratos de transferência
de tecnologia (PORTARIA MF nº 436 de 30 de dezembro de 1958)