como a autora é uma sociedade
anônima e como as sociedades anônimas não podem ser qualificadas como microempresas
ou empresas de pequeno porte (art. 3º, § 4º, X, Lei Complementar nº 123/2006), incide a
vedação do art. 6º, I, da Lei nº 10.259/2001
Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;
Deve ser declarada a incompetência da Justiça Federal para
apreciar o pedido de abstenção de uso de marca, eis que tal pedido é dirigido ao
particular, não havendo qualquer relação com a atuação do INPI, autarquia federal
responsável pelo registro de marcas e patentes em nosso país
Nota-se, porém, que esse precedente acima é um pouco mais antigo. O raciocínio do STJ,
cujo julgamento é mais recente, é o de que, sendo especificamente o pedido de abstenção
decorrente de um pedido feito também contra o INPI, o que ocorre tanto nos casos de
nulidade quanto de caducidade, é consectário lógico que o mesmo órgão julgador decida
sobre o pedido de abstenção do uso da marca. Assim, foram aceitas como corretas as
sentenças que rejeitaram a preliminar de incompetência da Justiça Federal especificamente
quanto a esse pedido. Por outro lado, como o precedente do STJ fala em ação de nulidade,
foram aceitas como corretas também as sentenças que acolheram a preliminar de
incompetência, desde que tenham feito a devida distinção (CPC, art. 489, § 1º, VI) em
relação ao precedente do STJ
No caso de acolhimento da incompetência da Justiça Federal, havia duas opções: a)
extinção da lide, neste ponto, sem resolução do mérito (CPC, art. 485); b) envio de cópia
dos autos para continuidade da lide na Justiça Estadual, referente a esta parte da ação. A
primeira solução é a mais adotada pela maioria dos juízes, mas a segunda também é aceita,
especialmente porque protege as partes da incidência de eventual prescrição.
a fim de evitar eventual discussão acerca de prescrição da pretensão com
relação à primeira agravada, o que possivelmente ocorreria caso se tendesse pela
extinção do processo sem resolução do mérito com relação a esta, deve o MM. Juízo
a quo determinar a cisão do processo com extração de cópia integral dos autos
Não
há o deslocamento da lide de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal,
uma vez que a competência absoluta não se altera pela conexão e que, tratando-se de
litisconsórcio facultativo, com cumulação de demandas, é necessário que o juízo
seja competente para apreciar todas as demandas cumuladas
minha recomendação é pela
extinção parcial do feito sem resolução do mérito, no tocante à parte da lide em que a
Justiça Federal é incompetente, por ser a solução mais utilizada e por encontrar menos
resistência na jurisprudência.
O TRF da 2ª Região possui precedentes no sentido de ausência do interesse de agir se não
houve pedido administrativo:
(...) Falta interesse de agir em ação ajuizada visando o indeferimento de pedido de
registro de marca depositada e a decretação de caducidade, na hipótese em que não
houve, anteriormente, pronunciamento do INPI acerca do pedido de registro de
marca ou requerimento administrativo de caducidade dos registros de marca - art.
143, da LPI c/c art. 267, VI, do CPC/1973 (...) (AC - Apelação - Recursos -
Processo Cível e do Trabalho 0027697-07.2012.4.02.5101, MARCELLO
FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA.)
Porém, não se trata de precedente vinculante.
Assim, foram aceitas como corretas três
soluções: a) acolhimento da preliminar, nos termos do precedente acima, extinguindo-se a
reconvenção quanto ao pedido de caducidade do registro; b) acolhimento da preliminar,
nos termos do precedente acima, mas com análise do mérito sobre o tema, já que as provas
produzidas deixaram claro que a autora/reconvinda realmente usa a marca, utilizando-se,
para isso, o que determina o CPC (Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito
sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento
nos termos do art. 485); c) rejeição da preliminar, sob o argumento de que não há
imposição legal de prévio requerimento administrativo e a Constituição Federal prevê a
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV).
a doutrina tem admitido, em nome da celeridade e da
economia processual, que o réu possa reconvir em relação não apenas ao autor,
como referido no art. 315 do CPC, como também contra corréus da ação principal,
'se opostos ou distintos seus interesses', leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery (In Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.
11ª edição. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2010, p. 613).
No mesmo sentido é o entendimento de Theotonio Negrão (In Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 447):
Registre-se não existirem vedações na lei à reconvenção subjetivamente
ampliativa. Assim, tal reconvenção é possível mesmo em caso de
litisconsórcio facultativo e fica autorizada, quer a ampliação se dê no seu
polo ativo, quer no polo passivo. O requisito para sua admissão no processo é
ser ela portadora de mais vantagens do que desvantagens.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCA GENÉRICA, DE USO COMUM.
RESTRIÇÃO PRIVILÉGIO QUANTO À EXCLUSIVIDADE DO USO DOS
ELEMENTOS NOMINATIVOS “BIKE SHOP”. ART. 65, ITENS 06 E 20, DA LEI
5.772/71. IMPOSSIBILIDADE DO USO EXCLUSIVO. 1.A expressão “BIKE
SHOP” não pode ser considerada evocativa, diante da direta relação entre a
expressão e a idéia dela decorrente: loja cujo objeto principal é o comércio de
bicicletas. Expressão inglesa que, traduzida para o português, significa “loja de
bicicleta”. Denominação genérica, de uso comum na linguagem. 2. Proibição de
registro como marca de denominação genérica, de expressão empregada comumente
para designar espécie. Proibição de registro como marca de denominação de uso
comum ou vulgar, com direta relação com o produto, mercadoria ou serviço a
distinguir. 3. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença. (0032327-
45.1996.4.02.0000, GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2.)
Segundo, o art. 7º, que prevê a não incidência de custas na reconvenção:
Art. 7° A reconvenção e os embargos à execução não se sujeitam ao pagamento de
custas.
Em qualquer caso, caberia apontar o respectivo dispositivo legal.
. Caso a sentença tenha extinto essa parte da lide sem resolução do
mérito (CPC, art. 485), deve haver condenação da reconvinda com base no valor
atualizado desse pedido reconvencional (R$ 300.000,00). Caso a sentença tenha
simplesmente reconhecido a incompetência e determinado remessa de cópia dos
autos para a Justiça Estadual, para lá se prosseguir com a lide, não cabe condenação
em honorários nesse ponto, já que a fase de conhecimento ainda não terá se findado
No caso de procedência de pedido de anulação de registro, cabe um lembrete.
Há uma previsão na Lei nº 9.279/1996, no art. 175, que diz:
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará
anotação, para ciência de terceiros.
Essa ordem para o INPI ao final da sentença era bem-vinda, mas não foi considerada
obrigatória, visto que, já sendo prevista em lei, a publicação deve ser feita pelo INPI
mesmo que a sentença não diga nada sobre ela.
